Мадридская система регистрации товарных знаков

Что такое Мадридская система регистрации товарных знаков?

Известно, что правовая охрана товарных знаков носит территориальный характер. Владелец знака должен обладать исключительным правом на него в каждой из стран, в которых он ведет деятельность и намерен воспользоваться монополией на используемое обозначение.

Предположим, что российская компания хочет получить охрану для своего бренда в 20 странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Прямой путь для получения исключительного права в каждой стране – подать заявки на регистрацию знака в патентные ведомства этих стран. Для составления и подачи 20 заявок в соответствии с законодательством каждой из стран (на национальных языках) заявитель должен будет нанять 20 (фирм) патентных поверенных (или, что более практично, одну российскую фирму, которая организует взаимодействие с иностранными поверенными).

В результате правообладатель вынужден будет уплатить национальные пошлины в каждой из стран, а также понести расходы на услуги каждой из патентных фирм. Расходы на 20 юрисдикций могут быть весьма существенными.

Альтернативный вариант – подать одну заявку на одном языке в международную организацию, уплатить одну пошлину и получить охрану в двадцати странах.

Именно это и позволяет сделать Мадридская система.

Международная регистрация товарных знаков в рамках Мадридской системы позволяет физическому или юридическому лицу получить исключительное право на использование того или иного товарного знака не в одной юрисдикции, как это происходит при подаче заявки на регистрацию знака в национальное патентное ведомство отдельной страны, а в ряде стран – участниц Мадридской системы. Кроме того, при необходимости увеличения количества стран, в которых владелец знака намерен осуществлять деятельность, он может распространить действие международной регистрации и на другие страны, являющиеся участницами Мадридской системы.

Какими документами регулируется Мадридская система, кто и как может ею воспользоваться?

Какими документами регулируется?

Возможность регистрации товарных знаков по Мадридской системе появилась благодаря двум международным договорам в области интеллектуальной собственности, находящимся под административным управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС):

• Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks).
• Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks).

Мадридское соглашение и Протокол к Мадридскому соглашению определяют, кто имеет право обратиться в ВОИС для получения международной регистрации, каков порядок обращения, каковы условия регистрации товарного знака.

Участники Соглашения и Протокола составляют Мадридский Союз. На долю членов Союза приходится более 4/5 мировой торговли.

Условия подачи международной заявки

Право на подачу заявки на международную регистрацию товарного знака по Мадридской системе имеют физические и юридические лица. Основополагающим принципом использования Мадридской системы является обязательное требование наличия у заявителя зарегистрированного товарного знака в стране происхождения (базовая регистрация) или поданной в национальное ведомство страны происхождения заявки на товарный знак (базовая заявка).

Страной происхождения заявителя является любая из стран-участниц Мадридской системы, в которой заявитель имеет действительное и не фиктивное промышленное или торговое предприятие.

При отсутствии такого предприятия заявитель должен иметь гражданство страны происхождения или местожительство (регистрацию) в указанной стране.

Этапы регистрации:

1. Заявителю, который имеет право и намерение воспользоваться Мадридской системой регистрации знаков, необходимо подать базовую заявку на регистрацию товарного знака в ведомство страны происхождения, если заявитель не имеет базовой регистрации, т.е. не имеет зарегистрированного знака в стране происхождения.

2. Затем следует подать в то же ведомство международную заявку на регистрацию товарного знака с указанием номера базовой заявки, присвоенного ведомством страны происхождения, и даты подачи заявки (или с указанием номера свидетельства - базовой регистрации, а также даты регистрации, произведенной ведомством страны происхождения, если знак зарегистрирован). Международная заявка подается на одном из следующих языков: французском, английском или испанском. В ведомстве осуществляют проверку заявки на соответствие международной заявки и базовой регистрации или базовой заявки, удостоверяют факт соответствия и направляют её в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС).

3. МБ ВОИС проводит формальную проверку заявки на наличие всех необходимых документов и соответствие их установленным требованиям.

4. Если заявка на регистрацию будет одобрена, осуществляется регистрация знака в Международном реестре, о чем МБ ВОИС уведомляет ведомства указанных в заявке стран и ведомство страны происхождения. МБ ВОИС производит также публикацию знака в Бюллетене ВОИС по международным знакам и направляет соответствующее свидетельство владельцу международной регистрации.

5. Национальные ведомства по интеллектуальной собственности проводят экспертизу знака по существу. Иными словами, проводят проверку в целях установления, не будет ли регистрация знака противоречить национальному законодательству, в том числе, проверяют, уникален ли заявленный к регистрации знак, является ли он оригиналом, есть ли у него близкие аналоги и т.д. Такой анализ может занять до полутора лет.

6. После принятия решения национальным ведомством по интеллектуальной собственности страны, в которой испрашивается охрана, ведомство направляет соответствующее заявление в МБ ВОИС. МБ ВОИС, в свою очередь, осуществляет запись в Международном реестре товарных знаков и уведомляет о принятом решении заявителя. В случае если в предоставлении правовой охраны в указанной стране знаку отказано, заявитель вправе оспорить решение национального ведомства, обратившись в данное ведомство напрямую.

Каков срок действия международной регистрации?

Срок действия международной регистрации знака, полученной по Мадридской системе, составляет 10 лет с возможностью продления на последующие периоды, равные 10 годам.  Для продления действия регистрации следует обратиться в МБ ВОИС.

Каковы преимущества подачи международной заявки по Мадридской системе?

Главное преимущество Мадридской системы регистрации товарных знаков – упрощение процедуры подачи заявки на регистрацию товарного знака. После подачи заявки или после регистрации товарного знака в ведомстве страны происхождения необходимо подготовить и подать только одну заявку на одном языке и уплатить только одну пошлину в МБ ВОИС, вместо того чтобы подавать заявки на регистрацию товарного знака в патентное ведомство каждой страны в отдельности и уплачивать в каждое ведомство соответствующие пошлины. Такие же преимущества имеет правообладатель и в случае продления действия международной регистрации. Кроме того, в случае необходимости у владельца имеется возможность дополнительного указания стран, в которых он может испрашивать охрану в будущем. Таким образом, подача международной заявки в большинстве случаев позволяет упростить процедуру получения для знака правовой охраны, а также существенно уменьшить стоимость регистрации знака. 

Роль патентных поверенных

При этом при подаче как базовой заявки, так и при подаче международной заявки желательно обращаться за оказанием услуг к патентным поверенным. Специалисты в области интеллектуальной собственности  

• проведут проверку обозначения до подачи заявки; 
• правильно проклассифицируют товары и услуги, в отношении которых будет испрашиваться охрана, сгруппируют их в соответствии с МКТУ;
• помогут правильно подготовить материалы заявки (например, при подаче международной заявки необходимо знать, что нельзя расширять перечень товаров и услуг, допустимо только сокращать его, при этом следует использовать такие эквивалентные термины, которые не расширяли бы толкование перечня; кроме того, трудности вызывает и правильное заполнение бланка с указанием заявителя и страны происхождения);
• помогут корректно рассчитать размер пошлины в зависимости от перечня испрашиваемых товаров и услуг и количества заявляемых стран;
• порекомендуют стратегию, которая позволит увеличить шансы на регистрацию; а также
• помогут (в случае необходимости) подготовить аргументы для преодоления отказа в предоставлении правовой охраны.

  Международная регистрация знака