Японский Центр обучения и информации о промышленной собственности (INPIT) - статья М.В. Непомнящих «Основные вопросы совместного владения патентами или заявками на получение патента в России»

Японский Центр обучения и информации о промышленной собственности (INPIT) в рамках совместного стратегического проекта с Патентным ведомством Японии (JPO) «База данных информации об интеллектуальной собственности в развивающихся странах» (GLOBAL IPDB) опубликовал статью Старшего юриста ООО «Союзпатент» Непомнящих М.В. «Основные вопросы совместного владения патентами или заявками на получение патента в России».

Целью GLOBAL IPDB является сбор и распространение информации о различных правовых системах интеллектуальной собственности стран Восточной Азии, Восточной Европы, Латинской Америки, Африки, АСЕАН и БРИКС. GLOBAL IPDB содержит основную информацию об охране интеллектуальной собственности, сведения о доступе к статистическим данным, меры борьбе с контрафактом, информацию о судебных спорах и лицензированию. Цель базы данных – обеспечить японский бизнес (особенно малые и средние предприятия) полезной информацией, которая им понадобится при выходе на рынки перечисленных стран.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ ПАТЕНТАМИ ИЛИ ПАТЕНТНЫМИ ЗАЯВКАМИ В РОССИИ

Союзпатент (российская юридическая фирма)

Михаил Непомнящих (старший юрисконсульт)

Союзпатент был основан в 1992 г. Это старейшая юридическая фирма в области интеллектуальной собственности на территории бывшего СССР. Сегодня в Союзпатенте работает свыше 100 квалифицированных специалистов, включая более 50 российских и евразийских патентных поверенных и судебных юристов. Михаил Непомнящих получил диплом магистра юриспруденции в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина. Специализируется на судебных спорах и делах о недобросовестной конкуренции, патентном поиске, доменных именах, программах для ЭВМ и базах данных.

1. ВВЕДЕНИЕ

Вопросы охраны, использования и распоряжения объектами промышленной собственности регламентируются Разделом VII Гражданского кодекса Российской Федерации (Часть 4) «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (данный раздел пришел на смену Патентному закону Российской Федерации, действовавшему до 2008 г.). В частности, вопросы совместного владения патентами или патентными заявками регламентируются ст. 1358, 1348 и 1229. Для удобства читателей указанные статьи приведены в конце этого текста. В целом, правовое регулирование вопросов о совместном владении патентами можно кратко изложить в простой схеме: Использование – самостоятельно (по своему усмотрению); Распоряжение – совместно; Защита прав – самостоятельно. Это правила по умолчанию, правообладатели/заявители вправе устанавливать взаимные права и обязанности в соответствии с принципом свободы договора.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Закон устанавливает, что каждый правообладатель вправе свободно использовать запатентованное изобретение по своему усмотрению. Патентообладатель не обязан уведомлять других патентообладателей или получать их согласие на использование изобретения. При этом следует помнить о таком важном вопросе как распределение доходов, полученных от его использования. Закон предусматривает распределение доходов в равных долях только в случае совместного использования изобретения. В то же время, в Гражданском кодексе указано, что отношения между соавторами должны регламентироваться договорами. В этой связи, во избежание двусмысленности предпочтительно, чтобы патентообладатели договорились об условиях использования данного изобретения (в частности, об условиях распределения доходов) еще до начала коммерциализации. (2017 г. - Исследование в сфере интеллектуальной собственности развивающихся стран INPIT; Банк данных информации об интеллектуальной собственности стран с переходной экономикой).

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности … осуществляется правообладателями совместно, если … соглашением между правообладателями не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Данное положение применимо ко всем видам распоряжения правами заявителей/патентообладателей. Сюда относятся лицензионные (сублицензионные) договоры, договоры франчайзинга, отзыв заявки/досрочное прекращение действия патента, отчуждение (включая отчуждение между текущими патентообладателями или заявителями и отчуждение прав каким-либо лицам, связанным с патентообладателями или заявителями) и пр. Тем не менее, договором между правообладателями может быть предусмотрено иное (например, право одного из патентообладателей (заявителей), либо любого из них осуществлять распоряжение). Гражданский кодекс не ограничивает патентообладателей в выборе модели распределения полномочий между ними. В этой связи, возможен любой из нижеперечисленных вариантов:

- Любой из правообладателей может распоряжаться исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности от имени всех патентообладателей;

- Только определенный патентообладатель вправе распоряжаться правом от имени всех патентообладателей;

- Несколько лиц из числа правообладателей вправе реализовать вышеуказанное исключительное право от имени всех других соавторов, однако для этого требуется решение, основанное на всеобщем согласии;

- Для отдельных видов распоряжения (например, отчуждения) требуется совместное решение всех правообладателей, при этом для остальных - любой из патентообладателей вправе распорядиться правом от имени других.

Другие ситуации, связанные с распоряжением исключительным правом (например, процедура принятия решений по управлению портфелем РИД, назначения представителя из числа правообладателей или третьих лиц, внесение изменений в список заявителей/правообладателей, отчуждение права другому совладельцу или третьему лицу), могут быть аналогичным образом определены в договоре между патентообладателями. В случаях, когда правообладатели не согласны на предусмотренное законодательством распределение в равных долях, крайне важно предусмотреть в договоре правила распределения доходов, полученных в результате лицензирования, отчуждения и т.д. В случае смерти одного из правообладателей его наследники могут потребовать включения условий ранее заключенного договора между патентообладателями в свидетельство о праве на наследство, либо подписания с ними отдельного документа. Распоряжение исключительными правами должно быть зарегистрировано в патентном ведомстве (так, в случае отсутствии регистрации, передача прав считается несостоявшейся). Однако сами вышеуказанные договоры не требует регистрации. На практике, при регистрации отчуждения или предоставления права использования для правообладателей как стороны такого договора, возможны два варианта: Если правообладатели совместно распоряжаются патентом: им необходимо представить в патентное ведомство доверенность, подписанную всеми патентообладателями. Если правообладатели заключили отдельное соглашение о порядке распоряжения, они должны представить доверенность, подписанную уполномоченным(-и) правообладателем(-ями), с приложением к ней копии этого соглашения, подтверждающего разрешение со стороны остальных правообладателей (2017 г. - Исследование в сфере интеллектуальной собственности развивающихся стран INPIT; Банк данных информации об интеллектуальной собственности стран с переходной экономикой).

Примечание 1. Хотя законодательство этого не требует, даже в случае внесения изменений в наименования правообладателей (заявителей) в результате реорганизации (универсального правопреемства) и изменения имени (фамилии) кого-либо из соавторов, патентное ведомство может затребовать согласие, подписанное всеми правообладателями (заявителями).

Примечание 2. То же касается и соавторов изобретений. Если существует несколько авторов, то при добавлении нового или исключении соавтора, изменение не будет зарегистрировано, пока каждый из соавторов письменно не подтвердит свое согласие на такое изменение.

4. ЗАЩИТА ПРАВ.

Правообладатели патента вольны самостоятельно принимать меры для защиты своих исключительных прав. Если одному из правообладателей становится известно о нарушении (или действиях, создающих угрозу нарушения), он может предпринять действия по защите своих прав любым способом по собственному усмотрению. При этом ему не требуется уведомлять других патентообладателей или получать их согласие. Это правило действует вне зависимости от выбранного правообладателем способа (и форума) защиты права. Правообладатель может: обратиться в Федеральную антимонопольную службу, подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, подать гражданский иск в суд (наиболее распространено). Суд, по своему усмотрению или на основании заявления какой-либо из сторон, может привлечь к участию в деле других правообладателей в том случае, если, по мнению суда, это необходимо для правильного рассмотрения данного дела, или если решение по данному иску может повлиять на права или обязанности других правообладателей.

5. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Современная российская судебная практика, связанная с патентными правами и правами на патентные заявки, как правило, касается служебных изобретений. Поэтому, за исключением вопросов, связанных с взаимоотношениями работодателей и сотрудников в данной сфере, спорные вопросы судебной практики отсутствуют.

• ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (начало сокращено)

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами (2017 г. - Исследование в сфере интеллектуальной собственности развивающихся стран INPIT; Банк данных информации об интеллектуальной собственности стран с переходной экономикой).

2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса. Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статья 1229. Исключительное право

1. (сокращено)

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.