Регистрация «почти» тождественных товарных знаков

Международное издание WTR Daily опубликовало статью начальника Отдела товарных знаков ООО «Союзпатент» Т. Петровой «Supreme Court: registration of highly similar trademarks by same entity is prohibited».

Верховный суд: регистрация «почти» тождественных товарных знаков на имя одного лица запрещена

(перевод с английского)

• Роспатент отказал в регистрации товарного знака на том основании, что регистрация двух идентичных знаков для идентичных товаров / услуг на имя одного лица противоречит общественным интересам.
• Суд по интеллектуальной собственности не согласился с этой позицией, полагая, что такой запрет не позволит регистрировать серии товарных знаков.
• Однако Верховный суд согласился с позицией Роспатента и отправил дело на пересмотр.

Российское законодательство напрямую не запрещает регистрацию идентичных товарных знаков для идентичных товаров на имя одного и того же лица. Однако на практике Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказывает в регистрации таких обозначений на том основании, что такое копирование противоречит интересам общества. В недавнем решении Верховный суд Российской Федерации распространил этот подход на очень похожие товарные знаки (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 N 300-ЭС20-12050 по делу N СИП-635/2018).

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин (далее - «Заявитель») подал в Суд по интеллектуальной собственности заявление о признании недействительным решения Роспатента от 21 июня 2018, которым внесены изменения в решение Роспатента от 7 июня 2017 г. об отказе в регистрации товарного знака (заявка № 2015728911 ) в отношении всех товаров 5 класса, всех услуг 42 класса, а также в отношении части товаров классов 8 и 14 и услуг классов 35, 36, 41 и 43.

Первоначально заявитель подал в Роспатент заявку № 2015728911 на регистрацию указанного выше знака для товаров и услуг 5, 8, 14, 35, 36, 37, 41, 42, 43 и 44 классов МКТУ. Роспатент вынес отказ на основании сходства заявленного обозначения с несколькими товарными знаками с более ранним приоритетом.

Затем заявитель зарегистрировал на свое имя отчуждение прав на один из противопоставленных товарных знаков (Рег. № 3110660). Слова «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» в этом знаке были написаны немного другим шрифтом и размещены в две строки:

Роспатент снял свои возражения, основанные на сходстве с предыдущими знаками, однако в регистрации было отказано на другом основании для товаров и услуг, которые были идентичны товарам и услугам, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 311066.

Принимая это решение, Роспатент исходил из того, что наличие у одного лица двух тождественных товарных знаков, зарегистрированных в отношении идентичных товаров и услуг, противоречит природе исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (Далее – «СИП»), утверждая, что эти товарные знаки не тождественны. Они сходны до степени смешения, и нет никаких препятствий для регистрации на имя заявителя двух таких товарных знаков.

Первая инстанция СИП поддержала позицию заявителя. Суд отметил, что знаки не тождественны и могут быть зарегистрированы на имя одного и того же лица. Иной подход может привести к невозможности государственной регистрации серий товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, будет препятствовать осуществлению хозяйствующими субъектами мероприятий по изменению бренда (ребрендинга), проводимых для изменения концептуальной идеологии бренда с целью усиления бренда (роста лояльности потребителей), дифференциации бренда (усиления его уникальности), увеличения целевой аудитории бренда (привлечения новых потребителей).

Это решение суда первой инстанции поддержал Президиум СИП.

Не согласившись с этими решениями, Роспатент подал кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации, сославшись на нарушения материального и процессуального права со стороны СИП.

Роспатент заявил, что незначительное различие, выраженное в разном расположении словесных элементов, не свидетельствует об отсутствии тождества между товарными знаками, сравниваемые обозначения не могут быть признаны серией товарных знаков, поскольку в них нет существенных различий. Знаки содержат один доминирующий словесный элемент и не содержат иных формантов и неохраняемых элементов.

Верховный суд поддержал эту позицию Роспатента и отметил следующее.

Государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.

Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право.

Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений.

Делая вывод о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти сравниваемые обозначения, как по шрифту, так и по пространственному расположению словесных элементов, суд не учел, что данное обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало.

Суд отметил, что серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов или неохраняемых обозначений. Для вывода о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью – либо изначальной, либо приобретенной в результате использования.

С учетом вышеизложенного Верховный суд отменил предыдущие решения и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

This article first appeared on WTR Daily, part of World Trademark Review, in January, 2021. For further information, please go to www.worldtrademarkreview.com