О планируемом принципиальном изменении патентной системы США

Опубликована:  журнал  «Патентный поверенный », №5, 2005

Фелицына С.Б., Патентный поверенный, Генеральный директор ООО «Союзпатент» (Москва)

О планируемом принципиальном изменении патентной системы США

Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной индустриальной державой и наиболее емким рынком высокотехнологичной продукции. США всегда рассматриваются как страна, в которой следует получить патентную охрану перспективным техническим решениям отечественных изобретателей. При этом патентная система этого государства существенно отличается от стандартов правовой охраны, принятых в большинстве развитых стран, в связи с чем патентование изобретений в этой стране (даже при посредничестве американского патентного поверенного) всегда требовало особенно тщательного подхода.  Российским патентным поверенным, привыкшим мыслить категориями российского права (весьма близкого к большинству патентных законов стран континентальной Европы) бывает сложно сориентироваться в принципиально ином правовом регулировании, принятом в Соединенных Штатах.  В рамках данной статьи хотелось бы поделиться с коллегами взглядами на существующую в США патентную систему в контексте радикальных изменений, которые предлагает внести в нее в ближайшее время рассматриваемый в Конгрессе США законопроект (The Patent Reform Act of 2005).

Патентный закон Соединенных Штатов Америки (инкорпорированный в законодательство как Раздел 35 Свода законов США) чрезвычайно сложный нормативно-правовой акт. Неоднократные его изменения (после принятия в 1952 году) принципиально не изменили его суть. До сего дня самым значительным нововведением американского патентного законодательства был переход на двадцатилетний срок охраны изобретения (с момента подачи заявки) с ранее характерной для этой страны семнадцатилетней патентной монополии, считая со дня выдачи патента. Существенным изменением было и введение публикации сведений о поданной заявке через восемнадцать месяцев после подачи (ранее публиковались только выданные патенты) и, как следствие, создание института временной правовой охраны изобретения (хотя данная публикация является необязательной, в отличии от привычной нам нормы). Эти новации стали результатом гармонизации законодательства в рамках Всемирной торговой организации (Соглашение ТРИПС) и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Однако на сегодня патентная система США как в части охраны изобретении, так и в части защиты нарушенных патентных прав остается уникальным правовым явлением.

Первым,  и, на наш взгляд, наиболее важным пунктом, по которому патентная система США отличается от тех, что существуют в других странах, является принцип “первый изобретатель” вместо “первого заявителя” (first-to-invent versus fist-to-file), который используется при определении приоритета в совершении изобретения. К настоящему моменту США являются единственной промышленно развитой страной, сохранившей у себя принцип “первого изобретателя”. Данный принцип означает, что дата приоритета изобретения может устанавливаться не по дате подачи первой заявки в патентное ведомство, а по дате создания изобретения автором.  О теоретических преимуществах и практических недостатках такого подхода в отечественной литературе неоднократно писалось. Наиболее неприятным моментом для российских заявителей является возможность возникновении «более ранних» изобретений у их американских конкурентов в ответ на поданную россиянами заявку.

Тесно связанным с первым пунктом является второй пункт, по которому отличается патентное законодательство США от «стандартов» других стран. Это вопрос льготного срока, когда изобретатель может, не боясь потерять новизну изобретения, публиковать сведения об изобретении, демонстрировать его  или даже реализовывать изделия со своим изобретением через торговую сеть (так называемая,  «авторская льгота по новизне»). В патентных законах разных стран устанавливается различный срок для такой льготы. Во многих системах этот срок шесть месяцев (такого стандарта придерживается и Россия), в других - один год. При этом бремя доказывания, что ставшие общедоступными в льготный срок сведения происходили от автора обычно лежит на нем.  Последнее обстоятельство существенно снижает действенность нормы об авторской льготе по новизне для стран с системой «первого заявителя», что порождает ситуации, когда новинки конкурентов, раскрытые до подачи заявки, патентуются другими лицами. Изобретение теряет новизну в случае, если факты раскрытия изобретения автором произошли ранее обусловленного льготного срока до момента подачи заявки (например, в России автор опубликовал статью за шесть месяцев и один день до подачи заявки).

Формально в США также имеется норма о льготном сроке по новизне в один год. Однако это правило действует дополнительно к общей норме о приоритете по дате первого создания изобретения. То есть описанной выше возможности «обойти» действительного автора, раскрывшего им суть своего изобретения, у третьих лиц в Соединенных Штатах не имеется. Используемые в этой стране критерий “первого действительного изобретателя”  теоретически исключает подобные “недоразумения”. То есть американский изобретатель может и более чем через двенадцать месяцев успешно оспорить чужую заявку, обосновав, что она скопирована с созданного им технического решения. В этом смысле патентный закон США более соответствует неоднократно выдвигаемому самими американцами тезису о необходимости «наиболее полной охраны прав изобретателя».  Однако на практике это приводит к возникновению споров о первенстве в создании изобретения, причем при судебных разбирательствах стороны могут использовать в качестве доказательств различные факты, относящиеся к созданию данного изобретения на территории США, стран НАФТА и ВТО. В итоге, результат судебного разбирательства во многом зависит от искусства адвокатов, а истина о создании изобретения остается на втором плане. 

В дополнение к двум названным отличиям (система определения приоритета и действие авторской льготы по новизне) патентные системы большинства стран отличаются от американской тем, что в них к патентуемому изобретению предъявляется требование “абсолютной мировой новизны”. Согласно этому требованию, изобретение не должно быть известно неограниченному кругу лиц до даты подачи заявки в патентное ведомство, так как в противном случае оно утрачивает свою новизну. Любые факты публикаций или открытого использования изобретения в любой стране до даты приоритета (за исключением тех, что подпадают по действие авторской льготы по новизне) означают его несоответствие условию патентоспособности «новизна».

В Соединенных Штатах Америки положение значительно отличается. Патентный закон США под известным уровнем техники понимает все факты использования изобретения на территории США, на территории стран НАФТА или на территории стран ВТО, а также выданные патенты, зарегистрированные патентные заявки и печатные публикации в любой другой стране мира, известные до даты подачи заявки в патентное ведомство (35 Свод законов, §§ 102 (а),(b),(g), 103). Кроме этого, по американскому законодательству изобретение утрачивает свою новизну, если оно предлагалось к продаже на территории США, на территории стран НАФТА или на территории стран ВТО более чем за год до даты подачи заявки в патентное ведомство.  Все эти положения составляют так называемое требование относительной мировой новизны, которое предъявляется к изобретениям при проверке их патентоспособности в США.

 Таким образом, факты открытого использования изобретения на территории других стран  (не участвующих во Всемирной Торговой Организации, как, например, Россия) не порочат его новизну в Соединенных Штатах Америки, а также не могут быть использованы для оспаривания наличия у него изобретательского уровня (неочевидности изобретения). Данная норма вообще может рассматриваться как дискриминационная в отношении заявителей из Российской Федерации, что примечательно на фоне давления на нашу страну со стороны США  с требованием «усовершенствовать» российское законодательство в области интеллектуальной собственности.

Своеобразным требованием Патентного закона США является также необходимость указывать в заявке «наилучший вариант» реализации изобретения (т.н. «best mode», параграф 112 Раздел З5  Свода законов). Это требование де-юре не позволяло «спрятать» наилучшее сочетание параметров реализации изобретения (то, что многие патентные поверенные не совсем корректно называют «ноу-хау» в патентной заявке). Как известно, большинство патентных систем требуют лишь указания средств, достаточных для осуществления заявленного изобретения.

Патентный закон США, в отличие от российского, не предусматривает требований по патентоспособности способа, как объекта изобретения, чтобы он представлял собой «материальные действия над материальными объектами». Поэтому многочисленные способы передачи и обработки информации получили в США патентную охрану. Кроме того, в соответствие с правовым прецедентом, являющимся в США источником права, в настоящее время в Соединенных Штатах в рамках патентной системы защищаются и методы ведения бизнеса. Сверхбыстрое развитие электронной торговли через «Интернет» -находит свое отражение в патентной системе США, которая предоставляет возможность защищать компьютерные способы ведения бизнеса. Отечественные патентные поверенные хорошо знают, что в отличие от Соединенных Штатов в России «методы ведения бизнеса», или согласно букве закона «методы хозяйственной деятельности» непатентоспособны, то есть не считаются изобретениями (статья 4 пункт 2 Патентного закона Российской Федерации).

Помимо положений «материального» патентного права, американское законодательство  является рекордсменом по числу тонкостей в требованиях, предусмотренных для процедуры экспертизы. Именно это делает патентование в США таким сложным. Например, специфической особенностью американской системы является требование того, чтобы заявка была подана «первым и действительным автором изобретения». Как хорошо знают патентные поверенные это, в частности, хорошо видно на бланке заявки РСТ, где для США предусмотрена отдельная графа в отношении того, кто является заявителем по заявке. Этот требование дополняется необходимостью представлять «клятву автора», в которой он называет себя таковым. Кроме того, заявитель обязан сообщать патентному ведомству все ставшие ему известными данные из уровня техники, способные опорочить новизну заявленного изобретения (практически это означает необходимость свидетельствовать против себя).  Нарушение этого правила, а также любые установленные факты обмана патентного ведомства при экспертизе заявки считаются недобросовестным поведением заявителя (“inequitable conduct by the patent applicant”). Недобросовестное поведение Заявителя, установленное в соответствии с законом, лишает выданные патенты юридической силы, в плане  невозможности защиты нарушенных прав в суде (“unenforceable patent”). В связи с этой нормой патентного закона США, в значительном числе судебных исков о нарушении патентных прав в качестве встречного иска предъявляется иск о недобросовестном поведении патентообладателя при экспертизе заявки.

Введенная относительно недавно публикация заявок через 18 месяцев в США является необязательной, то есть заявитель имеет право отказаться от публикации (не отзывая заявку). Подобный подход отличается от привычной для российских специалистов обязательной выкладки заявок и порождает неопределенность, когда неожиданно возникают патенты, выданные по неопубликованным заявкам.

Также существенные особенности имеет процедура оспаривания действительности выданного американского патента. Во-первых, в Соединенных Штатах Америки не существует аналогичной российской административной квазисудебной процедуры признания патента недействительной в рамках Патентного ведомства США (существующая в США процедура повторной экспертизы формально не предполагает спора между сторонами и этим принципиально отличается от российской, где дела рассматривает административный орган – Палата по патентным спорам).

Во-вторых, в отличие от России, патент США может быть признан недействительным непосредственно по решению суда из-за несоответствия изобретения условиям патентоспособности (по Патентному закону США эти условия звучат как «новизна», «полезность» и «неочевидность»). Иск о признании патента недействительным может быть заявлен в суд как самостоятельно, так и в виде встречного иска в деле о нарушении патентных прав (что является распространенным видом «защиты» при предъявлении иска о нарушении патентных прав в США). В качестве доказательств допускаются любые полученные законным способом сведения (не только письменные доказательства), с помощью которых может быть  обоснована непатентоспособность изобретения по выданному патенту. В этом смысле американский подход позволяет более действенно оспаривать выданный патент, так как судебная процедура предполагает более широкие возможности для доказывания (о спорности существующей в Палате по патентным спорам практики рассмотрения лишь письменных доказательств неоднократно писалось).

Защита нарушенных патентных прав в США также имеет существенные особенности. Наиболее интересными из них является возможность получить с ответчика, знавшего о совершаемом им нарушении патентных прав, не только возмещение убытков (как это принято в российской практике), но и дополнительно их трехкратный размер в качестве «штафных убытков» (“punitive damage”), а также полностью компенсировать издержки на адвоката  (составляющих, порой несколько миллионов долларов).

Рассмотренные выше основные отличия патентной системы США являются далеко не исчерпывающими, но и они весьма четко показывают «глубокую самобытность» американского подхода.  Полное описание особенностей американской системы возможно только в виде отдельной монографии.  В эпоху глобализации экономических отношений и, как следствие, гармонизации патентных систем, даже Соединенным Штатам приходиться думать о сближении с остальными странами. Как результат – ожидаемые перемены в патентной системе, привычно считающейся уникальной.

 В рамках данной статьи хотим проинформировать коллег о возможных грядущих изменениях в патентной системе Соединенных Штатов.  Основным моментом является именно перспектива унификации патентного права США с привычными для российских специалистов подходами. Внесенный  8 июня с.г. конгрессменом Ламаром Смитом законопроект о поправках в Патентный закон США (The Patent Reform Act of 2005) имеет все шансы стать законом. Законопроект поддерживают не только коллеги Смита республиканцы, но и законодатели-демократы. Проект к настоящему времени уже одобрен профильным подкомитетом по интеллектуальной собственности Палаты представителей Конгресса США. Как отмечает автор законопроекта: «Поправки позволят искоренить правовую неопределенность и ситуацию, когда судебные тяжбы более популярны, чем творчество изобретателей… От изменений в патентном законе выиграют и крупные, и малые предприятия, что ускорит экономический рост в стране».

Законопроект предусматривает переход от системы «первый изобретатель» к системе «первый заявитель». Это самое фундаментальное изменение, какое можно было бы представить для патентного права США. Предполагается, что «патент будет выдаваться изобретателю, который первый подаст заявку в патентное ведомство, раскрывающую должным образом заявленное изобретение».  Таким образом, США планируют перейти к привычной для нас системе установления приоритет по заявке. Как указывалось выше теоретические преимущества системы «первый изобретатель» на практике оборачиваются юридическими спорами с неопределенным результатом. Система «первый заявитель» позволяет исключить двусмысленность в определении приоритета, что чрезвычайно важно для устойчивости патентных прав.

Революционным является также предлагаемый переход на стандарт абсолютной мировой новизны для заявленных изобретений, то есть в уровень техники при определении соответствия условиям патентоспособности будут включаться любые сведения ставшие общедоступными в любой стране мира (в настоящее время круг этих стран ограничен государствами-участниками Всемирной торговой организации).

Также американские законодатели предлагают перейти к обычной для патентных систем процедуре предоставления автору льготы по новизне в один год. То есть любое раскрытие изобретения, совершенное в форме «позволяющей эффективно получить к нему доступ без чрезмерных усилий»  (“reasonably and effectively accessible”) сделанное либо автором, либо третьими лицами, получившими от автора соответствующие сведения, будет порочить новизну изобретения, заявленного в Патентное ведомство более чем через один год с такого раскрытия. Очевидно, что расплывчатое понятие «позволяющей эффективно получить к нему доступ без чрезмерных усилий» должно быть более четко определено судебной или административной практикой.

Предполагается исключить из патентного закона требование раскрывать наилучший известный заявителю вариант осуществления изобретения (“best mode”). Устранение данной нормы связано с субъективностью оценки «наилучшего варианта» и тем обстоятельством, что споры о раскрытии такого вариант стали причиной судебных тяжб с неопределенным результатом. Отныне Заявитель будет обязан лишь указать в описании вариант, позволяющий осуществить на практике изобретение. То есть планируемая норма обладает несомненным сходством с привычными для нас стандартами.

Также унификации призвана способствовать вводимая обязательная публикация заявок через 18 месяцев после подачи (до настоящего времени публикация является факультативной и Заявитель может от нее отказаться).

Норма об обязательной публикации будет дополнена правилом, согласно которому, сторона, заинтересованная в исходе экспертизы по опубликованной заявке будет иметь право предоставить патентному ведомству ссылки из уровня техники, которые должны быть учтены при проведении экспертизы. В настоящее время в США (как, кстати, и в российской практике) третьи лица лишены возможности влиять на экспертизу путем предоставления ссылок эксперту, что противоречит самой природе экспертизы с обязательной выкладкой, призванной привлечь к рассмотрению заявки все заинтересованные стороны.

Законопроект предполагает организацию в Патентном ведомстве США административного органа по оспариванию выданных патентов. Этот орган будет рассматривать поданные возражения. Планируется, что дела будут рассматривать составы из трех «технических судей». Решения такого органа могут быть оспорены в Федеральный апелляционный суд по центральному округу. Не правда ли, система чем-то напоминает российскую Палату по патентным спорам? Отличие этой процедуры от существующей в США повторной экспертизы заключается в возможности сторон активно участвовать в обсуждении дела на заседании. При этом издержки по оспариванию патента в таком органе должны быть существенно меньше, чем в обычных судах (куда можно обратиться в настоящее время с иском о недействительности патента). Однако возможность прямого обращения в суд с иском против выдачи патента, безусловно, остается.

Также предполагается наделить Патентное ведомство США дополнительными властными полномочиями при установлении фактов обмана заявителем ведомства при проведении экспертизы (право вызывать по повестке и налагать штраф). Планируется четко прописать в  Патентном законе определения понятий «недобросовестное поведение Заявителя» для избежания каких-либо неточностей или злоупотреблений при определении данного правонарушения.

Как можно убедиться, большинство из предлагаемых нововведений в патентную систему США направлены на ее унификацию со стандартами, распространенными в большинстве стран. Изменения также в значительной мере исключают субъективные и спорные моменты, часто вызывающие неоправданные дополнительные усилия и получении патентной охраны в США.  В недавнем прошлом исследователи американского патентного права могли с трудом предположить возможность таких радикальных изменений. Полагаем, что после вступления законопроекта в силу российским заявителям  и представляющим их патентным поверенным буде проще действовать в Новом Свете.