Патентный троллинг
Что такое патентный троллинг?
Понятие патентного троллинга
«Патентный троллинг» – это образное выражение, служащее для обозначения специализированной деятельности по получению патентных прав с целью последующего предъявления претензий компаниям, которые используют запатентованные решения.
Лица, занимающиеся «троллингом», регистрируют на себя патентные права на технические решения (иногда на отдельные звенья технологической цепочки), которые используются или в дальнейшем могут использоваться известными фирмами. Во многих случаях рэкетир приобретает готовые патенты, иногда регистрирует техническое решение самостоятельно.
В дальнейшем патентообладатель начинает «троллить» компанию, использующую запатентованное решение: угрожать подачей иска о нарушении прав (и подавать иск при несговорчивости «жертвы»).
Термин «патентный троллинг» вошел в употребление в начале XXI века (с легкой руки вице-президента Intel Corporation Питера Деткина в ходе судебного процесса Intel vc. TechSearch), хотя описанная деятельность была распространена как минимум еще в XIX веке. Другие названия, используемые для определения этой деятельности и занимающихся ей лиц: патентные акулы (patent shark), торговцы патентами (patent marketers), непрактикующие лица (non-practicing entities) и т.д.
Кто такие патентные тролли
Термин «патентный тролль», очевидно, имеет негативный подтекст. Между тем сама по себе защита законно приобретенных патентных прав не несет в себе ничего отрицательного. Граница между добросовестной защитой своих прав и патентным вымогательством не всегда очевидна. Признаками вымогательства могут служить следующие факторы:
- владелец патента не только сам не использует запатентованное решение, но и вообще не ведет производственную деятельность;
- одно юридическое или физическое лицо является владельцем большого числа патентов, иногда в разных областях;
- указанное лицо само не является разработчиком запатентованного решения.
При этом каждый из указанных факторов, взятый по отдельности, не может служить для однозначного отнесения субъекта к патентным троллям.
Основным признаком, выделяющим профессионального рэкетира, является цель, с которой приобретаются патентные права: предполагается, что покупка или регистрация патентов производится не для защиты собственной деятельности, а для «нападения» на третьих лиц. Во многих случаях тролли пытаются замаскировать эту цель.
Например, компания TPL Group даже создала свое собственное производственное подразделение IntellaSys – как предполагается, чтобы «отбить» обвинения в недобросовестности и злоупотреблении правом.
Между тем в большинстве случаев патентный тролль – это небольшая компания, имеющая персонал от 2-3 до нескольких десятков человек, в т.ч. патентных поверенных, инженеров и юристов.
Как действует патентный рэкетир
Задачей «тролля», безусловно, является получение дохода: заключение лицензионного соглашения или продажа патентных прав заинтересованному лицу.
Для этого компания приобретает права на отдельные патенты или их пулы у фирм-разработчиков. Иногда это происходит на стадии банкротства, реорганизации или перепрофилирования фирмы. В некоторых случаях тролли публично предлагают выкупить патентные права у любых лиц, которые уже обнаружили возможное нарушение.
Как правило, вымогатель проявляет себя в тот момент, когда «жертва» уже инвестировала значительные средства в развитие технологии. В этом случае у нее есть следующие варианты действий:
- дорогостоящая судебная тяжба;
- инвестиции в альтернативную технологию; или
- выплата требуемых рэкетиром средств за лицензию.
В большинстве случаев третий вариант становится наименее затратным.
Распространение патентного троллинга
Наибольшее распространение троллинг получил в тех странах, где сроки судебного производства велики, а стоимость его высока (по сравнению с размером возможных выплат в адрес вымогателя). Важное значение имеет также возможность победившей стороны по судебному спору взыскать с проигравшей стороны все затраты, связанные с процессом. Там, где такая вероятность выше, «тролли» менее активны, поскольку один проигранный суд может привести к банкротству и прекращению деятельности. Важен и размер национального рынка: чем больше продукции продается, тем значительнее величина возможных претензий по нарушению.
С учетом перечисленных факторов, страной с наиболее развитым троллингом стали США. Между тем, немало специализированных торговцев патентами находится и в Европе (Papst Licensing, Германия, Sisvel, Италия).
В России деятельность профессиональных патентных рэкетиров получила меньшее распространение. Это объясняется несколько меньшим развитием рынка интеллектуальной собственности в целом, а также неготовностью судов присуждать высокие суммы компенсации даже за формально имеющие место нарушения. Кроме того, в сравнении с похожей деятельностью по сквоттингу товарных знаков, патентный троллинг является более специализированной сферой, требующей глубоких знаний в конкретных областях техники.
В результате в РФ эта деятельность имеет в большей степени «фрагментарный» характер и характеризуется отсутствием крупных игроков. Тем не менее, как минимум в одной сфере патентные тролли смогли в свое время преуспеть и в России. Эта область – полезные модели.
Полезные модели в России до 2014 года
В Российской Федерации настоящим «эльдорадо» для «патентных троллей» долгое время были полезные модели. До 2014 года российские полезные модели имели две особенности:
- по заявкам на выдачу патента на полезную модель не производилась экспертиза по существу. Патент мог быть выдан на любое решение, удовлетворяющее формальным требованиям;
- для выполнения основного критерия патентоспособности полезной модели – новизны – техническому решению было достаточно являться новым в пределах России. Известность более ранних аналогичных разработок в других странах не порочило патентоспособность российского решения.
Что это означало на практике?
- во-первых, любое лицо могло запатентовать ранее опубликованные или открыто используемые (как в России, так и за рубежом) решения;
- во-вторых, если решение не было известно в России, то выданный российский патент нельзя было оспорить в связи с отсутствием новизны, даже в том случае если за пределами РФ
- был выдан патент; или
- соответствующая информация просто была опубликована; или
- техническое решение открыто использовалось.
Такой ситуацией немедленно воспользовались многие «коммерсанты». Одна из стандартных схем действий состояла в том, чтобы:
- узнать о возможном выходе на российский рынок международной компании;
- получить сведения о принадлежащих ей решениях на выставках или в патентных публикациях (при наличии патентов); и
- зарегистрировать чужое решение в качестве полезной модели в России.
Для многих западных компаний, выходящих на российский рынок, наличие таких патентов стало неприятным сюрпризом. При отсутствии реальной возможности оспорить регистрацию патентов на полезные модели, многие фирмы были вынуждены платить «троллям» за уступку патента или получение лицензии.
Ситуация изменилась в 2015 году, когда вступили в силу изменения в ГК РФ, предусматривающие проведение экспертизы полезных моделей по существу с учетом мировой новизны.
Как противостоять патентным троллям?
Как у любого лица, столкнувшегося с обвинением в нарушении патентных прав, у жертвы патентного вымогателя есть стандартные варианты действий:
- Защита в суде в качестве ответчика по иску противоположной стороны о нарушении прав. Если формальное нарушение патента налицо, у ответчика все же есть шанс отстоять свою позицию, если поведение истца будет признано злоупотребление правом.
- Подача возражения против выдачи спорного патента. Это отдельный процесс, но при его благополучном завершении дело о нарушении автоматически «рассыпается».
Для предотвращения атак патентных вымогателей мы рекомендуем производственным компаниям в первую очередь обеспечить сильную патентную защиту применяемых решений.
- Во-первых, наличие патентов помешает «троллям» запатентовать аналогичные решения. (важно учитывать, что процедура патентования менее затратна, чем возможные патентные споры.)
- Во-вторых, если компании все же будут предъявлены претензии, она сможет заявить об использовании собственного запатентованного решения, а это не позволит суду принять решения в пользу истца (п. 125 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10).
На случай возможного оспаривания патента вымогателя очень полезным может оказаться сбор доказательств открытого использования применяемых вами технологий. Патентование в России известных и широко используемых за рубежом решений и сегодня является одним из вариантов патентного троллинга, причем формальное доказательство такого использования порой затруднено.
Таким образом, чтобы организовать успешное противостояние патентным вымогателям, важно обеспечить профессиональный подход к защите используемых вами решений. При этом вовремя сделанные приготовления во многих случаях помогут избежать дорогостоящих патентных споров.
Российская законодательная система в целом позволяет добросовестному производителю выстроить надежную защиту от рэкетиров.