Союзпатент является старейшей ведущей юридической фирмой, предоставляющей услуги в области охраны интеллектуальной собственности в России и других странах, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину и Эстонию.
В нашей команде более 160 квалифицированных специалистов, включая 50 зарегистрированных патентных поверенных и юристов. Мы предлагаем клиентам услуги, основанные на многолетнем практическом опыте во всех областях науки и техники.
Наши клиенты - крупнейшие международные компании, научные учреждения, государственные и муниципальные органы, предприятия, предприниматели и индивидуальные изобретатели из более чем 90 стран мира.

"Об особенностях использования исключительных прав на полезную модель в конкурентной борьбе в России на современном этапе"

16 ноября 2006

Об  особенностях  использования исключительных прав на полезную модель в конкурентной борьбе в России на современном этапе

 Среди объектов исключительных прав в патентной системе РФ особое место занимает полезная модель. Согласно патентной теории правовой институт полезной модели призван дать возможность разработчикам новых устройств быстро защитить свои новшества  (без сложного делопроизводства, связанного с экспертизой по существу) и раскрыть их общественности в виде официальной публикации. Срок действия охранного документа на полезную модель (до внесения изменений в Патентный закон РФ в 2003 году это было свидетельство, а сейчас - патент) существенно меньше, чем у изобретения, но в условиях сверх динамичного развития технологии этот срок порой даже больше чем технологический цикл жизни разработки. Таким образом, с помощью патента на полезную модель создатель технических новинок может защитить свои новые конструкции от несанкционированного копирования конкурентами. На первый взгляд - очень положительная идея, призванная стимулировать технический прогресс в Российской Федерации. Однако благая цель, положенная в основу организации правовой охраны полезной модели в России, к сожалению, оказалась не совсем адекватной существующим правовым реалиям нашей страны и специфики конкурентных отношений, характерных для «раннего капитализма».  Можно сказать, что преимущества института полезной модели оказываются скорее недостатками, чем достоинствами, причем недостатками, которые следует законодательно исправлять как можно быстрее.    

В рамках данной статьи будет показано, что утвержденный в действующем Патентном законе подход законодателя  (при современных российских правовых реалиях) является благодатнейшей почвой для недобросовестных действий.  В последнее время «злоупотребление» патентном на полезную модель становится весьма частым явлением (хотя пока, к счастью, по объемам  и уступает широко известной практике пиратских действий по регистрации в РФ товарных знаков известных зарубежных производителей или захвату доменных имен, идентичных известным фирменным наименованиям и товарным знакам но, возможно, скоро потеснит их в силу ряда привлекательных для недобросовестных лиц моментов). Краткий анализ причин такой «популярности» полезной модели у недобросовестных лиц и способы противодействия этому предлагаются вниманию читателей.

 Как известно, патент на полезную модель в соответствии со статьей 5 Патентного закона РФ выдается на решения, относящиеся к устройству и соответствующие условию патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость». Однако важно отметить, что патент на полезную модель выдается после формальной экспертизы без проверки существа заявленного технического решения (статья 23 Патентного закона). При этом объем прав патентовладельца такой же, как и по другим объектам – изобретение и промышленный образец. Срок действия патента на полезную модель установлен в пять лет с возможностью продления на три года. То есть патент на полезную модель действует до 8 лет с момента подачи заявки (при условии уплаты пошлин за поддержание).  Кроме того, для полезной модели в отличие от изобретения в Патентном законе РФ установлено требование «относительной мировой новизны», то есть факты открытого применения на территории других государств не порочат новизну полезной модели в РФ. Это важно учитывать, например, иностранным фирмам впервые ввозящим в РФ свою продукцию, ранее открыто использовавшуюся за границей, но не опубликованную в печатных изданиях. Многие иностранные производители, выходя на российский рынок, с удивлением узнают, что их продукция, не один год производившаяся у них в стране, оказалась запатентованной в России в виде полезной модели «талантливым автором» и  поэтому их импорт под угрозой. Еще более иностранцев удивляет тот факт, что по российскому законодательству открытое применение за рубежом, даже при наличии достаточных доказательств, не является основанием для оспаривания новизны такой «талантливой разработки» (обычно «талантливо списанной» с иностранной продукции).

 Таким образом, Патентный закон РФ позволяет официально и гарантированно получить исключительные права на непатентоспособное устройство (например, несоответствующее условию «новизна»). Это установлено отсутствием обязательной экспертизы по существу (или какой-либо иной проверки на патентоспособность) заявки на полезную модель в Патентном ведомстве.  Более того, правоохранительная система РФ (в широком смысле, включая процессуальное законодательство) обеспечивает возможность защиты таких прав в порядке гражданского судопроизводства, а также путем обращения в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 147 УК РФ.  Если у кого-то имеются доводы в пользу такой системы, то, вероятно, этот человек просто не знаком с «наиболее» яркими примерами когда почти в прямом смысле вновь запатентованный велосипед являлся предметом длительной тяжбы и стоил производителю огромных моральных, да и материальных издержек.

 В последние два года Союзпатент отмечает «экспоненциальное» увеличение обращений клиентов с просьбой помочь в ситуации, когда производство (продажа и т.д.) продукции оказалось под угрозой из-за претензий третьих лиц о нарушении исключительных прав на полезную модель. В большинстве случаев данная продукция производилась или устройства использовались в производстве до даты приоритета оспариваемого патента. Зачастую инициатором «дела о нарушении патентных прав» является конкурент или бывший работник предприятия, подавший заявку и получивший патент на полезную модель и использующий данный патент «для сведения счетов» или для устранения с рынка конкурента. Привлекательностью такого «патентования известных технических решений на зло конкуренту» является быстрота (2-3 месяца до получения патента), невысокие затраты (пошлины на патентование на порядок меньшие чем при регистрации товарного знака, до 2 тысяч рублей), гарантии получения охранного документа при правильном оформлении документов (отсутствие «экспертизы по существу»),  отсутствие необходимости обязательного использования запатентованного объекта для защиты от досрочного прекращения (возможность выдачи принудительной лицензии не является существенным ограничением), факт, что открытое применение полезной модели за границей до даты приоритета не порочит ее новизну. Главным привлекательным моментом является   гарантированная законом возможность получения патента на непатентоспособный объект и возможность  как минимум «сильно осложнить» жизнь добросовестному производителю. Процессуальное законодательство также позволяет такому «патентовладельцу» с успехом  втянуть  в тяжбу производителя.

Нужно отметить, что решение о выдаче патента на полезную модель содержит указание, что патент выдается без проверки на соответствие условию «новизна», под «ответственность Заявителя». Излишне говорить, что такая ответственность не предусмотрена ни одним нормативным актом и история не знает ни одного примера «привлечения к ответственности Заявителя». Видимо, речь идет о возможности признания патента на полезную модель недействительным, но никак не об ответственности. Поэтому, к сожалению, недобросовестные лица активно используют патент на полезную модель, полученный на непатентоспособные решения, в целях конкурентной борьбы.

            Консультируя добросовестного производителя, которому предъявлена претензия о нарушении исключительных прав по патенту на полезную модель (в случае, если есть основания полагать, что данный патент  на полезную модель «предоставил охрану» не новой разработке) можно посоветовать следующее.

Патентный закон РФ в данной ситуации предоставляет два возможных основных направления для защиты «добросовестного» клиента: «преждепользование» (статья 12 Патентного закона) и «признание патента на полезную модель недействительным, как не соответствующим условию патентоспособности «новизна» (статья  29 со ссылкой на статью 5 Патентного закона). Существует также третья возможность  –  оспаривание подлинности авторства по данному патенту, однако патентным поверенным хорошо известно, что подобное дело в большинстве случаев «не имеет судебной перспективы».

К сожалению,  и первые две возможности, в силу несовершенства законодательной базы и отсутствия наработанной практики,  вызывают существенные сложности в реализации, (как минимум требуют значительных усилий).

            В отношении «преждепользования» у производителя обычно возникают сложности с доказыванием, ибо мало кто из предприятий должным образом оформляет факты использования технических объектов. Кроме того, использование за границей не является основанием возникновения права преждепользования. Однако, данное направление защиты является наиболее удачным, ибо процессуальное законодательство, прежде всего АПК  (статья 64 часть 2) допускает в качестве доказательств в суде довольно широкий спектр, а именно: письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и материалы. Можно дополнительно посоветовать производителям указывать в договорах поставки продукции, например, номер или модель изделия, тогда такой договор в дальнейшем будет доказывать, что данная модель реализовывалась до даты приоритета сомнительной полезной модели.

Общим недостатком или вернее ограничением использования института преждепользования в суде является то, что конечным результатом, даже в случае успешной защиты, будет решение об ограничении использования охраняемого решения в объемах до даты приоритета, установленных судом. То есть недобросовестный патентовладелец, пусть частично, но добьется своей цели - «ограничить конкурента». Однако, в данном случае неудачная (вернее логически ошибочная) формулировка статьи 12 действующего Патентного закона РФ  играет на руку производителю, так как к основаниям возникновения права преждепользования отнесен факт, когда до даты приоритета «лицо добросовестное сделало необходимые приготовления к использованию». Очевидно, что имелось в виду «все необходимые приготовления» или «необходимые и достаточные приготовления».  Но получилось «как всегда». На сегодня, если обоснованы «необходимые» (хотя далеко не достаточные) приготовления, то согласно буквальному толкованию Патентного закона этого вполне достаточно для возникновения права преждепользования. Например, для производства 1000 деталей в год нужно три различных станка. Сторона купила до даты приоритета один станок – данные приготовления необходимые, но недостаточные. Однако Патентный закон позволяет обосновать право преждепользования в данном случае. Излишне говорить, что подобная неудачная формулировка статьи 12 Патентного закона может быть использована для защиты в случае действительного нарушения патента, например, на изобретение. В текущем году мы столкнулись с подобным решением по делу.

            Вторая возможность для защиты – признание патента на полезную модель недействительным. Такая возможность предусмотрена статьей 29 Патентного закона РФ. Для этого необходимо подать возражение в Палату по патентным спорам, в котором следует обосновать отсутствие новизны полезной модели по выданному патенту.  Следует учитывать, что открытое использование за границей не является основанием для признания патента на полезную модель недействительным. Кроме того, использование полезной модели в собственном производстве (например, на территории завода установлены несколько станков, а конкурент получил патент на устройство данных станков) не  всегда признается открытым использованием, так как якобы с полезной моделью на заводе знакомится ограниченный круг лиц (как представляется подобное толкование закона Палатой по патентным спорам не верно).  Помимо этого нужно учитывать, что предусмотренное Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (Правила-ПМ) «узкое» понимание новизны (как наличие всей совокупности существенных признаков или идентичных им признаков независимых пунктов формулы в известном из уровня техники устройстве того же назначения), делает крайне сложной задачу поиска ссылки из уровня техники для опротестования патента на полезную модель. Правила-ПМ  также неудачно раскрывают понятие «существенные признаки» и в этих условиях исключение «несущественных признаков» из рассмотрения затруднено.  В отношении доказывания фактов открытого использования на территории РФ наиболее неудачным моментом в практике рассмотрения является то, что Палата по патентным спорам принимает только письменные доказательства, что, как представляется, не основано на законе.  

Помимо названных, существеннойособенностью  российской системы правовой охраны полезных моделей является то, что признание патента недействительным по основанию несоответствия условиям патентоспособности охраняемого объекта в судебном порядке невозможно. В результате обращения в суд возможна лишь отмена вынесенного Палатой по патентным спорам Роспатента решения, после чего возражение будет заново рассматриваться в той же палате. То есть рассмотрение существа спора о соответствии полезной модели условиям патентоспособности возможно лишь в Палате по патентным спорам. Следует отметить, что в настоящее время, в случае обращения патентовладельца в суд за защитой своих патентных прав невозможно вчинить встречный иск о признании данного патента недействительным как несоответствующего условиям патентоспособности. Данная ситуация не оправдана с учетом того, что патент РФ на полезную модель, выдается после формальной экспертизы без проверки существа технического  решения. То есть патент на объект, явно (это можно подчеркнуть) не удовлетворяющий условию «новизна» будет являться основанием для вынесения судом решения «о прекращении нарушения и взыскании убытков». При этом, согласно действующему Арбитражному процессуальному кодексу обращение ответчика в Палату по патентным спорам с возражением по такому патенту не является основанием для обязательного приостановления рассмотрения дела в арбитражном суде. То есть суд вполне может вынести решение по защите патентных прав на явно «непатентоспособное» техническое решение. Последующий пересмотр  (в случае, если патент будет признан в дальнейшем недействительным Палатой по патентным спорам) по вновь открывшимся обстоятельствам возможен, но сопряжен с дополнительными временными  и прочими издержками. В этом контексте можно отметить, что сроки рассмотрения возражений против выдачи патента на полезную модель – четыре месяца и более (что характерно, данный срок строго не регламентирован в Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам) превосходят установленные процессуальным законом сроки арбитражного разбирательства.

Для демонстрации «несовершенства» существующего правового регулирования прав на интеллектуальную собственность (полезную модель) вполне уместной является следующая аналогия из области жилищных правоотношений. Представим, что по закону, например с Нового года, любой желающий мог бы получить в явочном порядке свидетельство о праве собственности на любую понравившуюся ему квартиру (при условии подачи заявления в уполномоченный госорган и уплаты пошлины, проверка на предмет того, что эта квартира чужая госорганом не проводится). Владелец такого свидетельства имеет законное право по суду требовать выселения проживающих в указанной в свидетельстве квартире лиц (являющихся законными владельцами, но не успевших получить свидетельство). При этом суд, согласно процессуальному праву, не может отказать иске о выселении, поскольку свидетельство получено в установленном законом порядке, а спор об ошибочности выдачи свидетельства не является основанием для приостановления производства по делу о выселении. При этом спор об ошибочности выдачи свидетельства рассматривается самим госорганом, выдавшем это свидетельство в срок, превышающий сроки судебного разбирательства (кстати, данный госорган принимает только письменные доказательства). Помимо прочего, бремя доказывания всех обстоятельств законного владения в суде (то самое преждепользование) лежит на выселяемых лицах (вдруг не смогут в суде доказать). Ответственности за получение свидетельства на чужую квартиру и последующую тяжбу предусматривать не следует. Действительно, ну, может, ошибся человек, не знал, что квартира чужая, с кем не бывает. Почему бы не внести подобные условия в Жилищный кодекс? Думаю, это придало бы известный динамизм рынку жилья. Как говорится, это очень весело, если бы не было так грустно…

Отдельно хочу отметить, что в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса РФ нарушение патентных прав по полезной модели при наличии определенных квалифицирующих признаков является уголовно наказуемым деянием. Все вышесказанное в полной мере относится и к уголовно-правовой практике. Один из наших клиентов привлечен в качестве подозреваемого  по такому делу, возбужденному следователем прокуратуры по заявления конкурента нашего клиента. Излишне говорить, что данный патент получен по заявке, составленной после изучения выпускаемой нашим клиентом продукции. Удовольствие от общения со следователем прокуратуры в качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу (даже в присутствии адвоката) можно отнести к разряду «экстремальных». Отечественная практика не знает  пока примеров осуждения за нарушения исключительных прав на полезную модель, но и самой процедуры следствия вполне достаточно, чтобы доставить конкуренту  массу незабываемых впечатлений. Как представляется, включение в 147 статью УК РФ полезной модели, охраняемой получаемом в явочном порядке патентном, является абсолютно необоснованным. Аналогичным образом сомнительным представляется отнесение нарушения прав на полезную модель к административным правонарушениям действующим КоАП.  Для наглядности, вышеприведенный пример со свидетельством о собственности на чужую квартиру следует дополнить картиной об уголовном деле против проживающих там законных владельцев (с вызовами на допросы в прокуратуру и помещением под подписку о невыезде). 

Что можно посоветовать добросовестным производителям для избежания подобных недобросовестных действий со стороны конкурентов в современных условиях? Наиболее простым «превентивным» шагом является… патентование полезных моделей. То есть производителям можно посоветовать подавать заявки и получать патенты на полезную модель на выводимую на рынок собственную продукцию. В данном случае, преимущества полезной модели будут на руку добросовестным лицам. В случае, если выводимая на рынок продукция обладает новизной подобный патент будет предоставлять надежную правовую охрану на срок до 8 лет.  В любом случае, ссылка на наличие патента переведет любой спор в гражданско-правовую плоскость и позволит прекратить уголовное дело по статье 147 УК РФ. При этом, конечно, принцип «патентуйте все» сопряжен с определенными затратами (госпошлина, оплата труда патентоведа по составлению и делопроизводству по заявке), но такой подход позволяет избежать куда больших потерь.  В случае, если патентование, по каким-то причинам, не применяется, то можно посоветовать запасаться доказательствами (желательно документальными) фактов преждепользования и его объемов, а также фактов открытого применения изделий на территории РФ (эти два понятия не тождественны, хотя и близки).

Однако, в целом существующее в России законодательное регулирование института полезной модели следует признать не отвечающим отечественным правовым реалия, прежде всего в части, касающейся «принудительного» осуществления права на запрет производства (продажи и т.д.) продукции, подпадающей под действие патента на полезную модель.

Как представляется, для полного устранения ситуации, когда патент на полезную модель может с успехом использоваться в подобных недобросовестных действиях (в силу отсутствия экспертизы по существу заявки на полезную модель) следует сделать внести изменения в действующее законодательство. В частности, Патентный закон РФ необходимо дополнить положениям, согласно которым защита прав по патенту на полезную модель возможна только после проведения (по просьбе патентовладельца и уплаты соответствующей пошлины) государственной патентной экспертизы в отношении соответствия условиям «новизна» и «промышленная применимость». Более того, для обеспечения полноты данной экспертизы целесообразно предусмотреть возможность участия в ней заинтересованных третьих лиц, которые смогли бы представить доказательства фактов открытого применения.  Для этих целей следует установить правило публикации сведений о полезной модели, проходящей экспертизу и предоставить разумный срок представления третьими лицами подобных материалов, подлежащих обязательному рассмотрению Государственным патентным экспертом. Полагаем, что от условия патентоспособности, устанавливающего относительную мировую новизну, в законе следует перейти к требованию абсолютной мировой новизны полезной модели, ибо в условиях глобализации хозяйственных связей  факты открытого использования в любой стране довольно просто могут стать известными в России. В противном случае продекларированный Патентным законом РФ национальный режим для иностранцев «де факто» является нарушенным и в выигрыше оказываются только недобросовестные конкуренты, пусть даже из числа соотечественников.  Подобный подход к институту полезных моделей используется в ряде зарубежных патентных систем и доказал свою эффективность.

К сожалению, в нашей стране мы часто учимся на своих ошибках, вместо того чтобы подумать об использовании зарубежного опыта.